¿Cómo dar respuesta a un oficio del IMPI?

Si estás leyendo este artículo muy probablemente es porque presentaste una solicitud de registro de marca y después de unos meses recibiste un oficio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el que se te hace algún requerimiento y quieres saber cómo dar respuesta.

Nuestra primera recomendación es no entrar en pánico.

Esta publicación busca darle respuesta a las principales preguntas que te pueden estar surgiendo así como mostrarte a grandes rasgos cómo responder a un oficio el IMPI.

Sin embargo, antes de continuar debes hacerte la pregunta: ¿Estás seguro que lo que recibiste es un oficio del IMPI?  

Es decir, en este punto tenemos que descartar que sea una notificación de cese de uso, un citatorio para un procedimiento contencioso o incluso una negativa de registro de marca.

Si no sabes o no estás seguro de qué es un oficio, continua leyendo y sobre todo pon mucha atención a los ejemplos que más abajo hemos dejado para ti.

Una vez que estés seguro que se trata de un oficio, hay que distinguir qué tipo de observaciones o requerimientos te está haciendo el Instituto, para después planear una estrategia adecuada y dar contestación al mismo.

Para efectos de este artículo, un oficio es un medio formal de comunicación entre una autoridad (por ejemplo el IMPI) y una persona o empresa.

Como ya lo hemos señalado el proceso de registro de una marca en México suele tomar entre 4 y 6 meses contados a partir de que presentaste tu solicitud.

Durante ese tiempo, toda la documentación que conforma tu expediente seguirá el trámite señalado en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) así como su Reglamento.

Dentro de ese trámite dos de las etapas más importantes son los estudios de forma y legalidad de la marca solicitada, por lo que en caso que la información que hayas presentado esté incompleta, incorrecta o no se ajuste lo requerido por la Ley, el IMPI mediante un oficio se comunicará contigo por escrito para hacerte saber sus observaciones.

En otras palabras, un oficio es el documento formal en el que el IMPI te hará saber qué puntos deseas que aclares o si necesita que realices alguna acción determinada.

Por favor, ten en cuenta que recibir un oficio del IMPI no quiere decir que te hayan negado el registro de tu marca, al contrario, te sugerimos verlo como una oportunidad para enmendar algún error así como el momento oportuno para presentarle a la autoridad todas las razones por las que consideras que tu marca sí debe ser registrada.

Para efectos de este artículo dividiremos los oficios en tres grandes rubros: Forma, Fondo u Oposición.

 Por Oficio de Forma, entenderemos aquellos en los que el IMPI requiere la corrección de errores cometidos en el llenado de la solicitud o la falta de la documentación necesaria.

 Por Oficio de Fondo, nos referimos a las comunicaciones mediante las cuales el IMPI te hace saber que tu solicitud probablemente incurre en alguna de las prohibiciones contenidas en la LFPPI por lo que mediante ese acto te da la oportunidad de defender la procedencia de tu solicitud.

 Por Oficio de Oposición, debemos entender aquella comunicación en la que el Instituto te notifica que alguien se ha manifestado formalmente en contra del registro de tu marca por lo que te da oportunidad de que te defiendas de los argumentos y pruebas que esa persona o empresa hizo valer con la intención de que tu marca sea negada.

 A continuación te dejamos un ejemplo de cada uno de los tipos de oficios a los que hemos hecho referencia.

IMPORTANTE

Ten en cuenta que puede darse el caso que en un mismo oficio se te hagan observaciones tanto de forma como de fondo u oposición.

Tal es la situación del ejemplo anterior donde se notifica tanto la existencia de una oposición así como de un impedimento de registro.

No olvides que en el artículo ¿Qué hago si el IMPI me negó el registro de mi marca? mostramos exactamente cómo se ve una resolución de negativa y cómo debes proceder.

En caso que lo que hayas recibido no se parezca a estos oficios te sugerimos que de inmediato revises ese artículo y que te pongas en contacto con un abogado especialista.

Diariamente el IMPI publica un documento conocido como la Gaceta de la Propiedad Industrial, a partir de la reforma a la Ley de 2018, es a través de este medio que se hace saber a los solicitantes de cualquier oficio o requerimiento realizado con relación a sus peticiones.

Así pues, uno de los métodos para saber si el IMPI te ha hecho algún requerimiento es la revisión diaria de la Gaceta pero ¿Qué puedes hacer si se te pasó revisarla un día?

Suponiendo que llenaste correctamente tu solicitud, puede llegarte un correo electrónico en el que se te informe que se expidió un oficio relacionado a tu solicitud.

Ahora bien, para los usuarios que afortunadamente presentaron su solicitud de registro de marca de manera electrónica, el Portal de Acceso a Servicios Electrónicos del IMPI (cuenta PASE) puede emitir una alerta cuando tengas un oficio pendiente de notificación.

En ese caso, después de entrar al apartado de Marca en Línea te aparecerá algo parecido a esto:

Una vez que te aparezca este tipo de alerta procede a notificarte y a la revisión del oficio, incluso si tienes algo de suerte puede que no se trate de un requerimiento sino del Título de Registro de tu marca.

De acuerdo con el artículo 225 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), el plazo para dar contestación a un oficio del IMPI es de dos meses.

Ahora bien, dada la importancia de los derechos que te otorga el registro de una marca así como que es posible que se te haya expedido un oficio o alguien se haya opuesto a tu registro y tú no te hayas ni enterado, la misma Ley contempla la posibilidad de obtener un plazo adicional de dos meses, siempre y cuando compruebes el pago de las tarifas correspondientes.

Parece mucho tiempo, sin embargo, salvo en casos muy específicos no te recomendamos que agotes los 4 meses para dar contestación a los requerimientos del IMPI.

Recuerda que entre más tiempo dejes pasar, más tiempo tardarás en obtener una resolución.

Por favor, toma en cuenta que hay reglas muy específicas para el cálculo exacto del tiempo en el que puedes dar contestación al oficio.

No dudes en contactarnos en caso que quieras saber si aún es conveniente que contestes el requerimiento que se te emitió.  

Sí, hay que pagar diferentes tarifas dependiendo del caso.  

Como es bien sabido “lo barato puede salir caro” por lo que si cometiste errores al llenar tu solicitud, no se realizó un buen estudio de viabilidad o las búsquedas no fueron realizados de manera adecuada tendrás que realizar diferentes pagos por CADA UNA de las contestaciones que presentes al IMPI.

De acuerdo a las tarifas vigentes en agosto de 2022 los pagos a realizar al Instituto serán los siguientes:

Por el estudio de tu contestación al oficio: $325.77 más IVA.

Por cada uno de los meses adicionales: $154.00 más IVA.

Recuerda que debes presentar la documentación completa incluyendo los comprobantes de pago, de otra forma, serás nuevamente requerido por el IMPI y tendrás, en el mejor de los casos, que volver a pagar las tarifas señaladas más las relativas al nuevo requerimiento.

Como lo has podido observar, los oficios pueden contener diferentes tipos de indicaciones, en ocasiones puede bastar con que corrijas un error en tus datos pero en otras puede ser necesaria una verdadera defensa jurídica.

Nuestra recomendación es que una vez que hayas leído y entendido TODO lo que dice el oficio, procedas a atender uno a uno todos los requerimientos del IMPI en el mismo orden en que fueron planteados.

En caso que no te quede del todo claro qué es lo que te está pidiendo el Instituto o qué es lo que debes contestar, te sugerimos ponerte en contacto con un abogado especialista en Propiedad Intelectual.

Recuerda que esta es la oportunidad para hacer valer todos los argumentos para la defensa de tu marca y aunque hay razonamientos bastante básicos que puedes hacer valer y en teoría se trata de “un escrito libre”, la realidad es que el derecho marcario avanza día con día por lo que lo más conveniente es que apoyes tu defensa en lo que ordena nuestra Constitución, la LFPPI, su reglamento, precedentes judiciales así como los tratados internacionales ratificados por México en la materia, entre otros.

Probablemente esta sea la peor ruta que puedes elegir.

Si bien no hay una sanción por no contestar a un oficio del IMPI, la consecuencia jurídica es conocida como abandono de la solicitud.

En pocas palabras no contestar o no hacerlo a tiempo, equivale a dejar morir tu solicitud de registro, básicamente, mediante tu silencio el Instituto entiende que no estás interesado en continuar con el proceso de registro de tu marca.

En ese orden de ideas, si posteriormente te sigue interesando el registro de la misma marca, tendrías que volver a presentar tu solicitud volviendo a pagar la tarifa establecida.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que si entre la primera y segunda solicitud de tu marca alguien más presenta otra marca idéntica o semejante en grado de confusión a la tuya, esta persona tendrá muchas más posibilidades de que su marca sea concedida, mientras que la tuya, muy probablemente, será finalmente negada.

Cada vez que el IMPI te envíe un oficio y tú lo contestes, debes considerar que el tiempo de respuesta será de entre 4 y 6 meses adicionales. De ahí la importancia de que antes de presentar tu marca verifiques que:

1. La misma es legalmente registrable,
2. que has enviado todos los documentos de manera correcta y
3. si estás dando contestación a un oficio, que has cumplido con todas las reglas para su presentación.

Ahora ya conoces las principales implicaciones de recibir y lo necesario para responder un oficio del IMPI durante el proceso de registro de marca.

Sin embargo, si aún después de esta lectura no sabes exactamente qué hacer o cómo hacerlo, no te preocupes demasiado, contáctanos y con mucho gusto podemos asesorarte e incluso desarrollar una estrategia para la defensa de tu marca hecha justo a tu medida.